(参考判例)平成27年11月19日知財高裁判決〔特許権侵害行為差止等請求控訴事件〕 特許法102条1項ただし書の事情および同条2項の推定覆滅事由
第２ 事案の概要（略称は，審級により読み替えるほか，原判決に従う。）
１ 本件は，控訴人が，①被控訴人において，原判決別紙被告製品目録１記載の装置（被告製品１）を製造，販売等する行為は，控訴人の有する，発明の名称を「印刷物の品質管理装置及び印刷機」とする特許権（特許番号第３７９０４９０号。本件特許権１）を侵害する行為であると主張し，被控訴人に対し，特許法１００条１項に基づき，被告製品１の製造，販売等の差止めを求めるとともに，同条２項に基づき，被告製品１の廃棄を求め，併せて，損害賠償請求権（民法７０９条，特許法１０２条３項）に基づき，平成１８年４月７日から平成２３年５月３１日までの間の被告製品１の製造，販売等に関する損害額１億３４４０万円の一部として５００万円の支払を求め，②被控訴人が原判決別紙被告製品目録２記載の版胴（被告製品２）を製造，販売等した行為は，控訴人の有していた，発明の名称を「オフセット輪転機版胴」とする特許権（特許番号第２１３７６２１号。本件特許権２）を侵害する行為であると主張し，被控訴人に対し，損害賠償請求権（民法７０９条，特許法１０２条１項ないし３項）に基づき，平成８年２月２８日から平成２３年３月２６日（存続期間満了日）までの間の被告製品２の製造，販売等に関する損害額●●●●●●●円の一部として２億４０００万円の支払を求めた事案である。
なお，附帯請求は，損害賠償金の合計額に対する訴状送達日の翌日である平成２３年７月９日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金請求である。
原判決は，①被告製品１は，本件特許権１に係る特許（本件特許１）の特許請求の範囲の請求項１に記載された発明（本件発明１）の技術的範囲に属しないから，被控訴人が被告製品１を製造，販売等する行為は，本件特許権１の侵害行為に該当せず，②被告製品２は，本件特許権２に係る特許（本件特許２）の特許請求の範囲の請求項１に記載された発明（本件発明２）の技術的範囲に属するが，本件特許２は，特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから，控訴人は，被控訴人に対し，本件特許２に係る権利を行使することはできない（特許法１０４条の３）として，控訴人の請求をいずれも棄却した。
そこで，控訴人が，原判決を不服として控訴したものである。
控訴人は，本件特許２の請求項１について，特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審判を請求し（甲１６），平成２５年６月４日に，訂正明細書のとおり訂正することを認める旨の審決がされ（甲１７，１８。訂正２０１３－３９００７３号），そのころ確定した（以下「本件訂正」という。）。
２ 前提事実（争いのない事実以外は，証拠等を末尾に記載する。）
(1) 当事者等
ア 控訴人は，三菱重工業株式会社（以下「三菱重工」という。）の１００％子会社であり，印刷機械・紙工機械の製造販売，据付け，アフターサービス，修理，改造及び保守並びに上記機械の部品の製作販売等を営んでいる。
控訴人は，平成２２年７月１日，会社分割（吸収分割）によって三菱重工の印刷・紙工機械事業を承継し，これと同時に，商号を「三菱重工印刷紙工機械販売株式会社」から現商号へと変更した。
イ 被控訴人は，新聞用輪転機，新聞輪転機用自動化・省力化機器，商業用輪転機，商業輪転機用自動化・省力化機器等の製造及び販売等を業とする株式会社である。
(2) 本件各特許権
控訴人は，下記アのとおりの内容の本件特許権１を有しており，また，下記イのとおりの内容の本件特許権２を有していた。
ア 本件特許権１
特許番号 特許第３７９０４９０号
発明の名称 印刷物の品質管理装置及び印刷機
出願日 平成１４年３月２９日
出願番号 特願２００２－９７８２４
登録日 平成１８年４月７日
イ 本件特許権２
特許番号 特許第２１３７６２１号
発明の名称 オフセット輪転機版胴
出願日 平成３年３月２６日
出願番号 特願平３－６１８４５
登録日 平成１０年７月３１日
ウ 本件各特許権は，控訴人が，前記(1)アのとおり会社分割（吸収分割）により三菱重工から印刷・紙工機械事業を承継した際に，会社分割に基づく一般承継により取得したものである。
エ 本件特許権２は，平成２３年３月２６日，存続期間満了により消滅した。
(3) 特許請求の範囲の記載
ア 本件特許１の請求項１
本件特許１に係る特許請求の範囲の請求項１の記載（本件発明１）は，次のとおりである。
印刷機の印刷部の下流に配置されて上記印刷部で用紙に印刷された印刷絵柄を読み取るラインセンサと，当該ラインセンサで読み取られた印刷絵柄データを記憶する印刷絵柄データ記憶部と，上記印刷絵柄の見本となる見本絵柄データを取得するデータ取得手段と，当該データ取得手段が取得した見本絵柄データを記憶する見本絵柄データ記憶部と，上記印刷絵柄データ記憶部が記憶した印刷絵柄データと上記見本絵柄データ記憶部が記憶した見本絵柄データとを上記ラインセンサの画素単位或いは所定画素数のブロック単位で比較して上記画素毎或いは上記ブロック毎に濃度差或いは濃度に相関するパラメータ値の差を計算し，計算した差と所定の閾値との比較により印刷欠陥を検出する印刷欠陥検出手段と，上記印刷絵柄データ記憶部が記憶した印刷絵柄データと上記見本絵柄データ記憶部が記憶した見本絵柄データとを上記印刷絵柄の幅方向に上記印刷部のインキキーの幅単位で比較して上記インキキー幅毎に濃度差或いは濃度に相関するパラメータ値の差を計算し，計算した差の大きさに応じて上記インキキーの開度を調整するインキキー開度制御手段とを備え，上記所定の閾値を，上記インキキー開度制御手段による濃度制御において用いる上記の濃度差或いは濃度に相関するパラメータ値の差の範囲よりも大きい値に設定したことを特徴とする，印刷物の品質管理装置。
イ 本件訂正前の本件特許２の請求項１
本件特許２に係る特許請求の範囲の請求項１の記載（本件発明２。なお，平成６年法律第１１６号による改正前の特許法６４条による出願公告後の補正がされたもの。）は，次のとおりである。
版を装着して使用するオフセット輪転機版胴において，前記版胴の表面層をクロムメッキ又は耐食鋼で形成し，該版胴の表面粗さＲｍａｘを１．０μｍ≦Ｒｍａｘ≦１００μｍに調整したことを特徴とするオフセット輪転機版胴。
ウ 本件訂正後の本件特許２の請求項１
本件訂正後の本件特許２に係る特許請求の範囲の請求項１の記載は，次のとおりである（下線部は訂正部分である。以下，本件訂正後の請求項１に記載の発明を「本件訂正発明２」といい，本件訂正後の本件明細書２を「本件訂正明細書２」という。）。
版を装着して使用するオフセット輪転機版胴において，前記版胴の表面層をクロムメッキ又は耐食鋼で形成し，該版胴の表面粗さＲｍａｘを６．０μｍ≦Ｒｍａｘ≦１００μｍに調整したことを特徴とするオフセット輪転機版胴。
(4) 構成要件の分説
本件発明１及び本件訂正発明２を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，各構成要件を「構成要件Ａ」などという。）。
ア 本件発明１の構成要件
Ａ 印刷機の印刷部の下流に配置されて上記印刷部で用紙に印刷された印刷絵柄を読み取るラインセンサと，
Ｂ 当該ラインセンサで読み取られた印刷絵柄データを記憶する印刷絵柄データ記憶部と，
Ｃ 上記印刷絵柄の見本となる見本絵柄データを取得するデータ取得手段と，
Ｄ 当該データ取得手段が取得した見本絵柄データを記憶する見本絵柄データ記憶部と，
Ｅ 上記印刷絵柄データ記憶部が記憶した印刷絵柄データと上記見本絵柄データ記憶部が記憶した見本絵柄データとを上記ラインセンサの画素単位或いは所定画素数のブロック単位で比較して上記画素毎或いは上記ブロック毎に濃度差或いは濃度に相関するパラメータ値の差を計算し，計算した差と所定の閾値との比較により印刷欠陥を検出する印刷欠陥検出手段と，
Ｆ 上記印刷絵柄データ記憶部が記憶した印刷絵柄データと上記見本絵柄データ記憶部が記憶した見本絵柄データとを上記印刷絵柄の幅方向に上記印刷部のインキキーの幅単位で比較して上記インキキー幅毎に濃度差或いは濃度に相関するパラメータ値の差を計算し，計算した差の大きさに応じて上記インキキーの開度を調整するインキキー開度制御手段とを備え，
Ｇ 上記所定の閾値を，上記インキキー開度制御手段による濃度制御において用いる上記の濃度差或いは濃度に相関するパラメータ値の差の範囲よりも大きい値に設定した
Ｈ ことを特徴とする，印刷物の品質管理装置。
イ 本件訂正発明２の構成要件
Ｉ 版を装着して使用するオフセット輪転機版胴において，
Ｊ 前記版胴の表面層をクロムメッキ又は耐食鋼で形成し，
Ｋ’該版胴の表面粗さＲｍａｘを６．０μｍ≦Ｒｍａｘ≦１００μｍに調整した
Ｌ ことを特徴とするオフセット輪転機版胴。
(5) 被控訴人の行為
ア 被告製品１
(ア) 被控訴人は，業として，被告製品１の生産，譲渡及び譲渡の申出を行っている。
(イ) 被告製品１の構成は，原判決別紙「被告製品１の構成」記載のとおりである（以下，原判決別紙「被告製品１の構成」記載の構成をそれぞれ「構成ａ」などという。）（甲９，１０，弁論の全趣旨）。
(ウ) 被告製品１の構成ａ，ｂ，ｈは，本件発明１の構成要件Ａ，Ｂ，Ｈを各充足する。
イ 被告製品２
(ア) 被控訴人は，本件特許２の存続期間中に，業として，以下の行為を行った。
ａ 被控訴人は，平成２０年１２月，株式会社高速オフセットから，オフセット輪転機２セットを受注し，原判決別紙被告製品目録２(1)記載の摂津工場内に，平成２２年８月及び平成２３年２月各１セットずつ納入した（以下，納入された輪転機を「被告輪転機２(1)」といい，その部品として販売納入された版胴を「被告製品２(1)」という。）。
ｂ 被控訴人は，平成２２年９月頃，株式会社日経首都圏印刷から，原判決別紙被告製品目録２(2)記載の八潮工場内に設置されたオフセット輪転機２セット（以下，同輪転機を「被告輪転機２(2)」という。）の各版胴にヘアライン加工を施す工事を受注し，同年１０月までに，同工事を施工した（以下，加工された版胴を「被告製品２(2)」という。）。
ｃ 被控訴人は，平成２２年１０月頃，株式会社日経首都圏印刷から，原判決別紙被告製品目録２(3)記載の千葉工場内に設置されたオフセット輪転機２セット（以下，同輪転機を「被告輪転機２(3)」という。）の各版胴にヘアライン加工を施す工事を受注し，同月，同工事を施工した（以下，加工された版胴を「被告製品２(3)」という。）。」
(イ) 被告製品２(1)ないし(3)の構成ｊないしｌは，本件訂正発明２の構成要件Ｊ，Ｋ’及びＬを各充足する。
３ 争点
(1) 被告製品１が本件発明１の技術的範囲に属するか。
ア 「見本絵柄データ」（構成要件Ｃ～Ｆ），「上記所定の閾値を…大きい値に設定した」（構成要件Ｇ）の充足性
イ 「上記印刷絵柄データ記憶部が記憶した…インキキー開度制御手段」（構成要件Ｆ）の充足性
(2) 本件特許１は特許無効審判により無効にされるべきものか。
(3) 本件特許権１の侵害に基づく損害額
(4) 被告製品２が本件訂正発明２の技術的範囲に属するか。
(5) 本件特許２は特許無効審判により無効にされるべきものか。
ア 新規性の欠如
イ 進歩性の欠如
ウ 記載要件違反
(6) 本件特許権２の侵害に基づく損害額